Les entreprises innovantes se développant à l’international sont de fait confrontées à des problématiques de propriété intellectuelle. Et ce, quelque soit leur secteur d’activité (la cosmétique, la biotechnologie, la chimie, l’électronique, le commerce de vins et spiritueux, l’industrie textile …).
Nous répondons ces derniers mois à une demande croissante de dépôts de marques en Chine. Cette situation s’explique d’une part, par la conquête constante des marchés internationaux (commercialisation et fabrication), d’autre part, par l’expérience terrain des entrepreneurs que nous accompagnons.
Les entreprises en croissance sont 100% investies sur leur business et remettent souvent à plus tard le sujet. Elles commencent à exploiter la marque pour commercialiser ou produire en Chine sans avoir procédé aux démarches de protection. Elles sont alors dans le meilleur des cas alertées par leur intermédiaires (distributeurs, fabricants ou importateurs) sur place des risques encourus (procédure en contrefaçon), ou dans le plus mauvais scénario empêchées d’avancer du fait de procédures contentieuses à engager ou gérer.
Pourquoi et dans quel contexte faut-il protéger sa marque ?
Si une entreprise exploite une marque en Chine, elle doit impérativement la déposer. Mais c’est également vrai si elle a l’intention de l’exploiter dans un futur relativement proche (6 mois à 2 ans), ne serait ce que pour prendre en compte les délais des procédures.
Déposer sa marque permet en premier lieu d’éviter des litiges qui vont entraîner d’importantes pertes de temps et d’argent. Et surtout éloigner les entrepreneurs de leurs métiers et objectifs.
Or, les actes de dépôts de marque frauduleux, de concurrence déloyale et de contrefaçon sont légion. Le fléau des fraudeurs (à l’origine de très nombreux dépôts de marques frauduleux) est grandissant et s’accentue avec l’augmentation de notoriété des entreprises. Phénomène d’autant plus impactant pour les entreprises innovantes qui se doivent d’être visibles notamment sur les salons internationaux à l’occasion desquels elles dévoilent leurs produits et marques.
Il n’est pas rare de se trouver face à des situations particulièrement complexes où un fraudeur a pu déposer en Chine le nom d’une marque exploitée par une entreprise innovante européenne, sans en faire usage à son tour. Il s’agit d’un dépôt basé sur la simple mauvaise foi que l’entreprise innovante devra démontrer.
En pratique, l’entreprise victime se retrouve face à plusieurs difficultés. Tout d’abord, il est souvent compliqué d’identifier le fraudeur qui se trouve sur un autre territoire, avec ses propres règlementations. Ensuite, et c’est le plus néfaste, elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de sa marque en Chine et peut voir son développement impacté.
Concrètement cela peut se traduire par une interdiction de vendre en Chine sous le nom de la marque litigieuse, ou un empêchement de sortir du territoire chinois les produits qui y sont fabriqués et pourtant destinés à d’autres pays et continents. Une fois déposée en Chine, la marque peut être enregistrée auprès des douanes afin de bloquer toute marchandise contrefaite. Il faut par ailleurs à surveiller les nouveaux dépôts de marque en Chine.
Prendre les devants
La Chine dispose de sa propre législation en matière de propriété intellectuelle. La règle du premier déposant s’applique.
En clair, l’antériorité prime ; le dépôt d’une marque avant son exploitation devient alors un incontournable pour sécuriser son business. Contrairement aux Etats-Unis, par exemple, où l’usage de la marque est prioritaire.
La bonne nouvelle réside dans le fait que la Chine accepte les procédures fondées sur la mauvaise foi. Ainsi un fraudeur qui effectue un dépôt frauduleux d’une marque de spiritueux, exploitée par la société française X, avec pour objectif et/ou conséquence d’empêcher la société X de se développer peut se voir opposer une procédure basée sur la mauvaise foi. Toutefois, la charge de la preuve incombe à la société X et les procédures sont onéreuses et très longues. Autant dire qu’il n’est pas stratégique de mener des procédures en opposition mais bien plus opportun de déposer ses marques en Chine en amont et en vue de leur exploitation.
Une procédure spécifique pour le dépôt de sa marque en Chine
La procédure de dépôt de marque en Chine revêt plusieurs particularités liées à la langue. En effet, il est possible de déposer une marque de plusieurs manières en fonction de l’usage qui en sera fait.
- soit déposer la marque telle qu’elle a été déposée en Europe c’est-à-dire en caractères latins
- soit déposer la marque traduite en chinois, et/ou avec une transcription des sons
- soit effectuer les deux démarches (car le détenteur en Chine d’une marque en chinois pourra former une opposition contre une marque similaire déposée en caractères latins).
Une attention particulière devra également être portée au logo.
Il est essentiel d’anticiper le dépôt même si la marque n’est pas encore utilisée pour la vente ou la production car les délais de procédure sont longs : 12 à 24 mois en moyenne.
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